案情简介

“冷却腿枕”外观设计专利权人严某发现在阿里巴巴平台上，南通某公司（以下简称“南通公司”）展示销售的腿枕产品与其设计专利特点高度相似，认为该产品落入了其专利的保护范围，遂投诉至中国（杭州）知识产权·国际商事调解云平台，主张南通公司构成外观设计专利侵权，请求其承担损害赔偿责任。作为该平台特邀调解组织，江苏调解中心受托办理此案。

 

案情分析

在调解过程中，南通公司提出两点抗辩理由，一是严某的专利不具有新颖性，二是专利申请日为2018年11月16日，而他们早在2014年即开始生产和销售相关产品，并提供其与德清某公司2017年6月《采购合同》进行证明，声称其使用在先不构成侵权。针对南通公司抗辩，严某代理人提出，一是案涉专利目前为合法有效状态，二是南通公司相关《采购合同》仅能证明其在当地及德清地区有销售经营行为，而南通公司在知名网络平台发布产品信息并许诺销售，显然扩大了该产品的经营范围。因此，南通公司依然要对侵权行为承担责任。

调解员根据双方证据材料，深入剖析法院对此类案件的总体裁判思路和尺度，分析诉讼程序需要耗费的时间和金钱成本，引导双方理性和解。结合案件实际，调解员提出具有建设性的和解方案。经过细致沟通，双方当事人最终采纳调解员建议，就赔偿金额达成一致并签署调解协议书。其后，南通公司付清赔偿金并下架相关商品后，严某撤回投诉。

 

启示建议

一、 本案争点在于“专利先用抗辩”是否成立。《专利法》第75条和最高院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》规定了先用权抗辩。先用权抗辩是专利侵权诉讼中常用的抗辩方式之一，其内在逻辑是以案涉专利申请日前发生的特定事件作为抗辩理由。但是先用权抗辩的使用存在诸多难点。被告方需要提交申请日之前已经制造相同产品或已经做好制造准备等相关证据，用以证明被控产品为申请日之前合法获取并已制造或者做好制造准备，且在申请日之后经营规模没有变化。本案中，就南通公司提供的现有证据来看，其先用权抗辩不符合相关司法解释所要求的原有范围要件。因为主张先用权抗辩的一方需承担较高的举证责任，所以司法实践中被控侵权人较少单独使用该种抗辩。

二、知识产权案件调解也可发挥极大作用。传统认为知识产权案件管辖一般集中在法院诉讼，涉及知识产权的合同纠纷可以由仲裁管辖。随着经济实践发展，市场主体呼唤更加灵活的知识产权纠纷解决途径。理论上，除确权类案件专属管辖外，其他类型的知识产权案件都可由调解方式参与处理。江苏调解中心近年来加入了中国（杭州）知识产权·国际商事调解云平台，作为该平台在江苏省内最主要的合作伙伴，处理了一大批涉及专利和商标的知识产权类案件，积累了大量实践经验，为江苏贸促知识产权调解工作开辟了新的方向。

                                                                                                                    （来源：中国贸促会江苏调解中心）